Причины отказа в регистрации товарного знака

В современном мире для продвижения бизнеса необходимо понимать, что средства индивидуализации выпускаемых товаров имеет важное значение. Согласно статье 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, выдаваемое Роспатентом.

Для регистрации товарного знака и приобретения на него правовой охраны, необходимо подать определенный комплект документов и оплатить госпошлину. Однако Роспатент имеет законные основания в отказе регистрации товарного знака.

Рассмотрим причины отказа в государственной регистрации товарного знака.

Статьей 1483 Гражданского кодекса РФ закреплены различные основания отказа в регистрации товарного знака. Роспатент откажет в государственной регистрации товарного знака, если в него входят только элементы:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

          Также отдельно следует отметить, что не допускаются к регистрации товарные знаки, которые тождественны или сходны до степени смешения с:

 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации

 То есть в данной ситуацией за регистрацией товарного знака обратились раньше.

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в  отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет

То есть, в данной ситуации товарный знак прошел процедуру регистрации раньше, а вновь регистрируемый товарный знак либо тождественен, либо схож до степени смешения, которая не позволяет потребителю  их отличить.

3) товарными знаками других лиц, которые общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

 Для лучшего понимания случаев возникновения споров в сфере государственной регистрации товарного знака проанализируем практические ситуации, отраженные в решения судов.

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. N 301-ЭС14-1129 было установлено, что гражданин, являющийся обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение "ЯрРитуалСервис", обратился в арбитражный суд с иском к компании  о прекращении неправомерного использования принадлежащего ему товарного знака, содержащего словесное обозначение "Ритуал Сервис", в обозначении похоронного дома "Ритуал Сервис" с удалением спорного словесного элемента с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, автотранспортных средств.

Судом первой и кассационной инстанции требования были удовлетворены, однако Верховный суд согласился с доводами апелляционной инстанции, которая в требованиях отказала, указав, что при выявлении сходства или степени смешения общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Поскольку изображения на товарном знаке двух фирм различались, наличие двух сходных слов с учетом общего впечатления не было признано судом как нарушение исключительного права на товарный знак.

А вот в Постановлении Верховного Суда РФ от 6 апреля 2015 года № 310-АД14-1879 суд приходит к выводу, что для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя, что подтверждает факт доказанности ввоза на территорию РФ мыла, содержащего обозначение, которое воспроизводит чужой товарный знак. Ранее в позиции Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июня 2013 года было высказана похожая позиция об опасности степени смешения, которая подтверждалась материалами социологических опросов.

Основные споры по отказам в регистрации товарных знаков рассматриваются Судом по интеллектуальным правам, в который обжалуется решение Роспатента в отказе в государственной регистрации товарного знака.

В Определении  Верховного суда РФ от 4 октября 2019 г. по делу № СИП-691/2018 установлено, что при отказе в регистрации товарного знака словесного обозначения «Кейкпопс» к определенной группе товаров,  Роспатент посчитал, что данный товарный знак не допускается к государственной регистрации в связи с тем, что  товарный знак является характеристикой товара по виду и  указал, что обозначение «Кейкпопс» представляет собой транслитерацию комбинированного английского слова «cakepops», состоящего из слов «саkе» (в переводе «торт», «кекс», «пирожное») и «pops» (в переводе «популярный», «попсовый», «модный»), образовано путем замены первой части слова «lollipop» (леденец на палочке) и используется современными российскими потребителями в качестве названия маленького пирожного из бисквитного теста на палочке, но все товары, охраняемые товарным знаком подходят под данную категорию. Кроме того, по мнению регистрирующего органа, применение товарного знака  может ввести в заблуждение потребителя.

Суд первой инстанции посчитал, что регистрируемый товарный знак не может обозначить лишь один товар и не согласился с буквальным переводом «Кейкпопс» на русский язык и указал, что данное название не обозначает на вид товара, определенный как «пирожное».Следовательно, потребителя не вводит в заблуждение данный товарный знак и нельзя полагать, что они подумают, что под этим товарным знаком обозначаются только пирожные.

Однако суд кассационной инстанции принял доводы Роспатента о переводе данного слова и отправил дело на новее рассмотрение. Суду заново предстоит разобраться, вводит ли в заблуждение  потребителя перевод словесного обозначения.

             Данное дело показывает сложность процедуры регистрации товарного знака и противоречие позиции суда и регистрирующего органа.

              Отметим, что Роспатент также рассматривает жалобы от лиц, имеющих исключительное право на товарный знак, которые считают, что регистрация нового товарного знака другого лица может нарушить права уже существующее исключительное право на товарный знак. В  Решении арбитражного суда Белгородской области от 19 февраля 2019 г. по делу № А08-9314/2018 указывается, что ООО "Стройтепломонтаж" обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку ООО "СТМ-ОСКОЛ, мотивированное тем, что регистрация указанного товарного знака произведена  и в ее результате товарный знак вводит в заблуждение потребителя, имеет сходство с уже существующим товарным знаком. Решением Роспатента от 11.04.2017 возражение заявителя удовлетворено частично, была оставлена одна группа товаров, на который была распространена правовая охрана с помощью товарного знака. Так, регистрирующий орган предотвратил с одной стороны, неправомерную заявку на регистрацию товарного знака на определенную  группу товаров , а с другой стороны выявил группу товаров, в отношении которой зарегистрировать товарный знак возможно без нарушения в дальнейшем исключительных прав.

             Судебная практика при рассмотрении дел об отказе в регистрации товарного знака формирует рекомендации, позволяющие избежать отрицательного результата процедуры регистрации.

 К примеру,  в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2019 N С01-675/2019 по делу N СИП-152/2019, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2019 N С01-451/2019 по делу N СИП-635/2018, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2017 N С01-375/2017 по делу N СИП-658/2016 сформирован вывод, что если новый товарный знак является тождественным к своему же ранее зарегистрированному и перечень работ и услуг совпадает, то в регистрации такого товарного знака необходимо отказывать.

Если товарный знак имеет сходство до степени смешения с другим товарным знаком, то имеющиеся уточняющие слова не могут быть основанием для регистрации товарного знака. Так, в Постановлении  Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2019 N С01-268/2018 указывается, что при сравнении в товарных знаках «Вернисаж» и  «Ярославский Вернисаж торгово-развлекательный комплекс» слова «Ярославский» и «торгово-развлекательный комплекс» признаны уточняющими и не предающими какого-либо семантического значения  по сравнению со словом «Вернисаж».

  На основе анализа вышеизложенного, можно прийти к выводу, что законодателем закреплено достаточно много причин, по которым Роспатент имеет право отказать в регистрации товарного знака.

Судебная практика показывает, что наиболее частыми причинами отказа в регистрации товарного знака выступают:

1) наличие у товарного знака тожества или сходства до степени смешения с другим товарным знаком, имеющим правовую охрану (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ);

2) товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя  (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ)

3) товарные знаки, состоящие только из элементов характеризующих товары : вид, качество и т.д.