Проблемы с регистрацией словесного товарного знака - отказы в практике

Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по обжалованию решений Роспатента об отказе в регистрации словесного товарного знака

От риска получения отказа в регистрации товарного знака не застрахован никто. В первую очередь это связано с тем, что оснований для отказа, по которым ФИПС (прим. Федеральный институт промышленной собственности) может отклонить заявку достаточно много. С полным перечнем оснований для отказа регистрации всех видов товарных знаков можно ознакомиться, изучив статью 1483 ГК РФ.

Анализируя судебную практику по данной категории дел можно отметить, что оспаривание решений Роспатента об отказе в регистрации словесного товарного знака (СТЗ) не такая уж и редкость, однако далеко не все попытки предпринимателей оспорить отказные решения Роспатента обречены на успех.

Так, Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации СТЗ в связи с возможностью введения в заблуждение потребителей относительно местонахождения изготовителя алкогольной продукции (Решение СИП от 27 октября 2015 года по делу № СИП-208/2015).

Принимая решение об отказе в регистрации, Роспатент исходил из невозможности такой регистрации ввиду того, что заявленное обозначение «АЙ ПЕТРИ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров (алкогольной продукции). Обозначение «АЙ-ПЕТРИ» воспроизводит название вершины Крымских гор побережья Черного моря в районе Алупки. Между тем, из материалов дела следует, что спорный товарный знак зарегистрирован на имя общества «Симферопольский вино-коньячный завод», зарегистрированного по адресу: 49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Маршала Малиновского, 14 А. Таким образом, правообладатель спорного товарного знака является юридическим лицом согласно учредительным документам, имеющим местонахождение за пределами полуострова Крым.

При указанных обстоятельствах, судом признается обоснованным вывод Роспатента о том, что регистрация спорного товарного знака на имя юридического лица, не расположенного в соответствующем винодельческом регионе, способна ввести в заблуждение потребителей в отношении местонахождения изготовителя соответствующего товара, и тем самым, в отношении изготовителя товара, тогда как характеристики товара напрямую связаны с географическим происхождением.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2015 г. по делу № СИП-184/2013 суд также оставил без удовлетворения кассационную жалобу заявителя, а решение суда первой инстанции без удовлетворения.

Как было установлено в судебном заседании, в Роспатент поступила заявка на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «ЛАНА» на имя общества «СИБИАР» в отношении товаров 03-го класса МКТУ «антистатики бытовые». Решением Роспатента от в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «ЛАНА» было отказано ввиду его несоответствия требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку в результате использования различными лицами спорное обозначение утратило различительную способность и не способно индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя.

По результатам исследования и оценки доказательств суд первой инстанции признал недостаточно обоснованным и несоответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ вывод Роспатента об отсутствии у обозначения «ЛАНА» различительной способности. Вместе с тем суд первой инстанции признал действия общества «СИБИАР» по регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «ЛАНА» актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, поскольку эти действия направлены на устранение конкурентов, а также на получение необоснованных преимуществ за счет использования сложившейся деловой репутации известного «советского» бренда. Президиум суда по интеллектуальным правам считает правомерным применение судом первой инстанции к обстоятельствам настоящего спора положений законодательных актов о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопрос о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции возник в связи с доводом компании «Арнест» о том, что действия общества «СИБИАР» по регистрации спорного обозначения имеют цель устранения конкурентов и получения необоснованных преимуществ за счет маркировки производимых им товаров обозначением, разработанным для товара «Антистатики бытовые» в 1975 году, выпускавшегося различными производителями и получившего известность у потребителей.

Также суд отметил, что различные компании обращались в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака со словесным элементом «Лана» для товаров 3-го класса МКТУ (антистатики), однако решениями Роспатента в регистрации товарных знаков заявителям было отказано по мотиву утраты этим обозначение различительной способности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам решил, что при установленных судом обстоятельствах, свидетельствующих о том, что заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ЛАНА» была подана в период резкого увеличения производства обществом «Арнест» средств для антистатической обработки материалов серии «Лана 1», вывод суда о недобросовестности намерений общества «СИБИАР» при попытке регистрации спорного обозначения является обоснованным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу № СИП-135/2017 суд поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации СТЗ безалкогольных напитков «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK» в связи с наличием сходства до степени смешения вышеуказанного обозначения и обозначения «MONSTER ENERGY».

В возражении против удовлетворения поданного компанией иска Роспатент отмечает, что заявитель не доказал то, что словесные элементы заявленного на регистрацию обозначения «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK» представляют собой устойчивое словосочетание, имеющее смысловое значение, отличное от входящих в него слов, поскольку каких-либо словарно-справочных источников, содержащих заявленное обозначение с указанием его значения, не представлено.

По мнению Роспатента, сравниваемые обозначения («MONSTER ENERGY» и «MONSTER ENERGY ULTRA BLACK») сходны до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям ввиду полного вхождения в их состав тождественных по этим признакам словесных элементов «MONSTER ENERGY» и «МОНСТР ЭНЕРДЖИ», а также по графическому критерию, так как выполнены стандартным (близким к стандартному) шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и кириллицы, что усиливает сходство названных обозначений в целом.

При этом Роспатент полагает, что наличие в заявленном обозначении расположенных в конце словесных элементов «ULTRA» и «BLACK», вопреки доводам компании, не приводит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения обозначений в целом, так как иные индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения, а именно «MONSTER ENERGY» являются тождественными противопоставленным товарным знакам со словесными элементами «MONSTER ENERGY» / «МОНСТР ЭНЕРДЖИ». Роспатент отмечает, что его выводы о фонетическом и семантическом тождестве указанных словесных элементов заявителем не оспариваются, как и однородность товаров 32-го класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки, заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Также Роспатент отмечает, что в рассматриваемой ситуации сравниваемые обозначения могут быть восприняты потребителем, как принадлежащие одному лицу, так как лексическое значение словесных элементов заявленного обозначения обусловлено заложенной идеей, которая выражена именно в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с силой монстра, его сверхъестественной сущностью. Помимо этого, Роспатент ссылается на то, что при принятии оспариваемого решения им была учтена значительная судебная практика по вопросу сходства заявленных заявителем обозначений со словесным элементом «MONSTER» и принадлежащей третьему лицу серией товарных знаков со словесным элементом «MONSTER», а именно – признание судами таких обозначений сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического тождества их основного индивидуализирующего элемента «MONSTER» / «МОНСТР».

Суд согласился с установленной в оспариваемом решении Роспатента однородностью товаров 32-го класса МКТУ, поскольку они относятся к одному роду и виду, имеют одинаковое функциональное назначение, одно место продажи, один круг потребителей, что свидетельствует о возможности отнесения потребителями этих товаров к одному источнику происхождения. К тому же компанией данный вывод оспорен не был, каких-либо доводов относительно однородности товаров в заявлении компании также не было изложено.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2016 года по делу № СИП-572/2016 ООО УК «Альянс-Сервис» безуспешно пыталась обжаловать отказное решение Роспатента. В обоснование заявления Общество ссылается на то, что неохраноспособность словесного элемента «ВОДКА» не является основанием для отказа в регистрации товарного знака, поскольку в заявке указано, что слова «АЛКОМАРКЕТ» и «ВОДКА» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Также заявитель считает, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 380510 («ALCOMARKET.COM») и № 244486 («Алкомаркет «1000 и одна бутылка») представляют собой комбинированные обозначения. При этом, как отмечает общество, словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ» в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги по розничной продаже алкогольных напитков» указывает на вид оказываемых услуг, характеризует их и не является охраняемым в отношении этих услуг.

Заявитель полагает, что неуказание в противопоставленных товарных знаках на неохраняемость элементов «ALCOMARKET» и «Алкомаркет» не означает, что правовая охрана названных товарных знаков распространяется на эти словесные элементы, а также что правообладатели этих товарных знаков имеют исключительное право на их использование в отношении товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам. Общество так же обращает внимание на то, что слово «АЛКОМАРКЕТ» часто используется в названии магазинов и указывает на их специализацию – продажу алкогольной продукции.

Суд, оценив и сопоставив обозначение по заявке № 2013735618 и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 380510 («ALCOMARKET.COM») и № 244486 («Алкомаркет «1000 и одна бутылка»), пришел к выводу об их сходстве до степени смешения в связи со следующим.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «АЛКОМАРКЕТ «ЦАРСКАЯ ВОДКА» по заявке № 2013735618 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Словесные элементы «АЛКОМАРКЕТ» «ВОДКА» является неохраняемым элементом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35-го класса МКТУ «услуги по розничной продаже алкогольных напитков».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 380510 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованных бутылок и расположенного на фоне прямоугольной плашки со скругленными концами словесного элемента «ALCOMARKET.COM», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «COM» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32-го классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «Алкомаркет «1000 и одна бутылка» по свидетельству Российской Федерации № 244486 выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Цифра 1000 указана в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16-го и услуг 35, 39, 42-го (включая услугу «реализация товаров») классов МКТ.

Оценивая сравниваемые обозначения по семантическому признаку, суд полагает, что они воспринимаются в качестве набора не связанных друг с другом по смыслу словесных элементов. При этом заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат тождественный по фонетическому критерию словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ / ALCOMARKET», что обуславливает звуковое сходство сравниваемых обозначений, отмеченное Роспатентом в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Судебная коллегия решила, что заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки сходны и по графическому признаку и заявление Общества оставила без удовлетворения.

А вот Холдинговой компании «Бизнесинвестгрупп» оспорить решение Роспатента об отказе в регистрации СТЗ «МЯГКИЙ ХЛЕБ», а заодно и решение суда первой инстанции все же удалось (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г.). По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака как противоречащего требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а именно ввиду введения потребителей в заблуждение относительно вида товара. Согласно заключению коллегии палаты по патентным спорам спорное обозначение является ложным, поскольку указывает на конкретный вид товара (хлеб) и его характеристику (мягкий, свежий), порождает в сознании потребителя представление об определенном товаре и его свойстве, при этом не соответствует действительности в отношении заявленных на регистрацию рубрик (товаров).

В своей кассационной жалобе Общество ссылалось на несоответствие обстоятельствам дела вывода суда о ложности спорного обозначения. По мнению общества, заявленное на регистрацию обозначение «МЯГКИЙ ХЛЕБ» в отношении алкогольных напитков будет восприниматься неправдоподобно (фантазийно), что исключает его ложность, а действующие жесткие предписания к условиям реализации алкогольной продукции исключают возможность смешения такой продукции с товаром «хлеб». Также общество указывает на противоречивость практики Роспатента по регистрации подобных обозначений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего: предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Применительно к данному спору примером первого является обозначение «МЯГКИЙ ХЛЕБ» в отношении товара «хлеб», примером второго – то же обозначение в отношении товаров «сухари, крекеры, галеты») и примером третьего – то же обозначение в отношении товара «квас».

Поскольку указанные обстоятельства не были приняты Роспатентом и судом первой инстанции во внимание, Президиумом СИП они были отменены.

ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» также удалось оспорить решение об отказе в регистрации СТЗ «МЕБИКАР» (анксиолитическое средство), (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу № А40–3744/2013).

Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака «МЕБИКАР». В качестве основания для отказа в регистрации товарного знака уполномоченным органом указано на утрату различительной способности заявленным обозначением в отношении лекарственного препарата, поскольку «МЕБИКАР» является зарегистрированным Минздравом с 1978 года лекарственным средством, обладающим свойствами ноотропов, антидепрессантов, биокорректоров, адаптогенов, гиполипидемических и антиангинальных средств. Применяется для лечения неврозов. Также в решении указано, что предоставление исключительного права в результате регистрации спорного товарного знака за Обществом будет противоречить общественным интересам, поскольку указанное обозначение фактически используется на протяжении длительного времени многими фармацевтическими предприятиями (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ).

Суд принял сторону Общества, пояснив при этом, что выявленные Роспатентом производители лекарственных препаратов с основным действующим веществом тетраметилтетраазабициклооктандион, производят аналогичные лекарственные средства под иными названиями, а наименование «МЕБИКАР» устойчиво ассоциируется с его производителем, а именно с ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», и указанное обозначение обладает способностью индивидуализировать товар и Общество, как его производителя.

Регистрация товарного знака сложный и длительный. В нем многое зависит не только от правильного заполнения регистрационных форм, а также от профессиональной подготовки юристов, успешном обжаловании незаконных действии регистраторов.

Юридическая компания "Никитин и партнеры» сопровождает регистрацию товарного знака от подачи заявки до получения свидетельства на товарный знак и имеет богатый опыт в регистрации наименований брендов, как словесных товарных знаков, изобразительных, так и комбинированных.Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по обжалованию решений Роспатента об отказе в регистрации словесного товарного знака.