ПРОЦЕДУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

Если предприниматель планирует вести бизнес не только в пределах своей страны, но и на территории иностранных государств, то первое, о чем стоит задуматься – это международная регистрация товарного знака.

Согласно статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности, в России компании каждый год регистрируют около 60 тысяч товарных знаков, а в Китае — более 5 миллионов. Компании США и Японии ежегодно подают по 500—600 тысяч заявок, почти 400 тысяч приходится на «всеевросоюзные» знаки. Всего в мире каждый год появляется 9 миллионов новых знаков.

Если правовая охрана товарного знака нужна всего в нескольких странах, то имеет смысл провести ее отдельно в каждом из государств, подготовив и направив заявки в зарубежные ведомства, занимающиеся охраной интеллектуальной собственности. Но если защита прав на товарный знак необходима в большем количестве стран, рациональнее будет осуществить международную регистрацию.

Наиболее удобной считается Мадридская система международной регистрации товарных знаков, дающая необходимую правовую охрану ТЗ сразу в нескольких странах.

В настоящее время к мадридскому соглашению уже присоединились все европейские страны, страны СНГ и Азии, а также Канада и большая часть стран Африки.

            Процедура регистрации по Мадридской системе не случайно весьма популярна в мире, поскольку обладает огромным количеством преимуществ, в частности:

А) насчитывает большое количество членов Мадридского союза (на 2019 г. начитывается 122 государства);

Б) имеет упрощенный механизм регистрации ТЗ, поскольку требуется лишь подать одну заявку на одном из трех рабочих языков (английский, французский, испанский) и заплатить 1 пошлину;

В) полученный сертификат эквивалентен регистрации непосредственно в каждой из стран;

Г) централизованная подача документов;

Д) вариативность набора стран, в отношении которых может испрашиваться защита;

Е) уплата пошлин в одной валюте для всех государств (в швейцарских франках);

Ж) срок рассмотрения заявления в большинстве стран составляет 12 месяцев (в некоторых он может быть продлен до 18 месяцев и более), однако если по истечении 1,5 лет отказ не получен, то ТЗ автоматически получает правовую защиту на территории данного государства;

З) более низкие финансовые расходы, по сравнению с традиционной схемой регистрации;

И) единая дата истечения срока действия охранного документа.

В какой бы стране ни планировалось оформлять права на товарный знак, в начале необходимо будет подать базовую, национальную заявку, и только после этого можно приступить к международной регистрации товарного знака.

Национальная регистрация товарного знака гарантирует ТЗ защиту исключительно в государстве регистрации. Таким образом, решение о ведении бизнеса вне пределов своей страны так или иначе повлечет за собой международную регистрацию ТЗ.

Направить заявку на международную регистрацию товарного знака могут предприниматели и юридические лица, зарегистрированные, проживающие или являющиеся гражданами любого из государств Мадридского союза.

Этап 1 – проведение предварительного поиска ТЗ

Является, пожалуй, одним из самых важных, поскольку именно на этом этапе происходит исключение наличия уже зарегистрированных знаков или знаков с более ранним приоритетом сходных или тождественных регистрируемому знак.

Этап 2 – сбор документов

Комплект документов для подачи заявки на международную регистрацию по мадридской системе выглядит следующим образом:

А) сопроводительное письмо заявителя/правообладателя базовой заявки и/или базовой регистрации или его представителя, содержащее в произвольной форме просьбу о представлении международной заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, (МБ ВОИС), с указанием всех необходимых реквизитов письма;

Б) официальный бланк МБ ВОИС в одном экземпляре, заполненный с требованиями Общей Инструкции к Мадридскому Соглашению и Протоколу к нему на французском или английском языке по выбору заявителя (официальные бланки можно найти на официальном сайте Роспатента или на сайте ВОИС);

В) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и пересылку регистрационного материала в МБ ВОИС (в 2020 г. составляет 4 900 руб.);

Г) документ, подтверждающий уплату международной пошлины в швейцарских франках, предусмотренной Правилом 9 (3) Общей Инструкции, может быть представлен одновременно с международной заявкой или по уведомлению МБ ВОИС в течение трех месяцев с даты направления МБ ВОИС такого уведомления в адрес заявителя (653 швейцарских франка, это около 48 000 руб.);

Д) доверенность (можно копию), заверенная правообладателем базовой заявки и/или базовой регистрации или патентным поверенным (в случае назначения представителя).

В случае, если заявление будет оформлено неправильно, либо будут нарушены требования к оформлению приложенных документов (не говоря уже об отсутствии необходимых документов), заявка на регистрацию может быть отклонена и возвращена обратно.

Также необходимо отметить, что указанный комплект документов подается не напрямую в ВОИС, а в Федеральный институт промышленной собственности (для граждан-заявителей из России). Заявитель может подать заявку как самостоятельно, так и через патентного поверенного.

Этап 3 – передача заявки в ВОИС

ФИПС, получивший заявку с указанным комплектом документов направит ее на регистрацию в ВОИС.

Этап 4 – проведение экспертизы

Отправленная в ВОИС заявка пройдет экспертизу, в результате которой будет установлено соответствует ли представленная документация установленным критериям полноты и правильности.

Этап 5 – регистрация и выдача сертификата

Если предыдущий этап (проведение экспертизы) будет пройден успешно, то ВОИС выдает сертификат о внесении заявки на товарный знак в международный реестр. Сертификат отправляется правообладателю или его представителю;

Этап 6 – направление заявки

ВОИС направляет заявки в национальные ведомства стран, которые были указаны для регистрации.

Этап 7 – проверка заявки

Национальные регистрирующие ведомства стран проведут еще одну самостоятельную проверку заявки на предмет соответствия ТЗ требованиям закона стран, в которых осуществляется регистрация, а также не будет ли он нарушать права владельцев уже зарегистрированных товарных знаков и знаков, на которые поданы заявки.

Этап 8 – внесение в реестр

Если в результате проведенной проверки национальные ведомства не найдут нарушений, то ими в адрес ВОИС будет направлено уведомление о регистрации (соответственно, если нарушения будут выявлены - уведомление об отказе в регистрации). ВОИС пересылает уведомления заявителю и вносит в реестр Международных регистраций записи о регистрации/отказе в регистрации в каждой из стран.

Срок рассмотрения заявки на международную регистрацию ТЗ может зависеть от множества разных критериев, но как правило варьируется в пределах 18-22 месяцев. Однако, стоит иметь ввиду, что данный срок может быть увеличен.

Международная регистрация предоставляет правовую охрану товарным знакам на 10 лет. За полгода до ее окончания правообладатель получит от ВОИС соответствующее уведомление.

Для того, чтобы продлить международную регистрацию необходимо будет оплатить пошлину. Однако, стоит помнить, что оплата пошлины должна быть произведена не ранее, чем за 3 месяца до наступления даты окончания правовой охраны, но и не позднее срока ее наступления.